In data 12 gennaio 2017, la Federal Trade Commission (“FTC”) e la Antritrust Division of the Department of Justice (“DOJ”) statunitensi, hanno approvato un aggiornamento alle “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property” del 1995 (le “Linee Guida”). Le Linee Guida del 1995 definivano le modalità per verificare la presenza di effetti antitrust di accordi in materia di IP. Le nuove Linee Guida del 2017 sono in linea con l’evoluzione normativa degli ultimi 20 anni quanto a regolamenti, giurisprudenza, esecuzione, e politiche adottate da FTC e DOJ in materia di fusioni e acquisizioni (tenendo conto delle “2010 Merger Guidelines”)[1].

In primo luogo, bisogna rilevare come le Linee Guida del 2017 non alterino la struttura prevista nella precedente versione del 1995; nello specifico: (i) FTC e DOJ continueranno a usare lo stesso tipo di analisi antitrust comunemente applicata ad altri tipi di diritti proprietari (non vi è, quindi, un’analisi specifica dedicata alla sola materia IP); (ii) FTC e DOJ non presumeranno che un accordo avente ad oggetto IP comporterà automaticamente un aumento del potere di mercato delle parti; (iii) FTC e DOJ partiranno dal presupposto che una licenza IP, generalmente, favorisce la competizione.

Le Linee Guida del 2017, inoltre, continuano a riconoscere una c.d. “antitrust safety zone”: FTC e DOJ non contesteranno una restrizione contenuta in un accordo di licenza IP se (i) la restrizione non è palesemente redatta per restringere la concorrenza; e (ii) le parti dell’accordo, in totale, controllano il 20% o meno in ogni mercato rilevante sul quale la restrizione potrebbe impattare.

In aggiunta, le Linee Guida del 2017 prevedono una serie di modifiche alla disciplina previgente; di seguito alcune tra le previsioni più rilevanti:

  • Gli accordi di licenza potranno contenere una clausola sui prezzi di rivendita, soggetta a una c.d. “rule of reason analysis[2];
  • FTC e DOJ potranno discrezionalmente avviare indagini qualora dovesse esservi un rifiuto unilaterale a condividere i propri diritti IP con concorrenti sul mercato, quando tale rifiuto potrebbe creare il sospetto di comportamenti antitrust.
  • FTC e DOJ potranno inoltre considerare determinate cessioni, trasferimenti, assegnazioni o altre operazioni aventi ad oggetto licenze (generalmente esclusive) di IP, quali fusioni di fatto, comportando l’applicabilità della relativa disciplina.

In conclusione, le società dovranno negoziare con attenzione i futuri accordi IP, possibilmente con l’ausilio di un legale statunitense, per evitare che diventino oggetto di controlli e verifiche da parte di FTC e DOJ.

 

 

[1] Le Linee Guida del 2017 sono consultabili gratuitamente alla seguente pagina web: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/925961/download.

[2] La c.d. Rule of Reason Analysis è un approccio adottato dalle autorità garanti della concorrenza e del mercato statunitensi, la quale prevede una valutazione degli effetti a favore della competizione di una restrizione applicata ad una business practice, avverso i suoi effetti anti-competitivi, il tutto al fine di determinarne la validità o meno.