Il Defend Trade Secrets Act of 2016 (“DTSA”), firmato dal presidente Obama in data 11 maggio 2016, ha modificato la normativa relativa alla tutela dei segreti industriali (“trade secrets”). La nuova disciplina consente ai titolari di segreti industriali di adire le corti federali in ipotesi di appropriazione indebita dei medesimi, senza che ciò impedisca di ricorrere contestualmente anche ad una corte statale. Il ricorso ad una corte federale per violazione del DTSA, in particolare, consente di ottenere danni, oltre a ulteriori danni esemplari e spese legali, qualora l’appropriazione indebita sia avvenuta consapevolmente (“willfully and maliciously”).

Tuttavia, al fine di poter beneficiare di tali rimedi così come previsti dal DTSA, è necessario che (i) gli accordi di proprietà intellettuale con i propri dipendenti, (ii) gli accordi di riservatezza con terze parti, e (iii) le altre tipologie contrattuali relative all’utilizzo di segreti industriali, siano in linea con le previsioni del DTSA. In particolare, le tipologie di accordi menzionate dovranno includere una clausola che preveda l’immunità dei dipendenti (inclusi appaltatori e consulenti) che rivelino i segreti industriali oggetto dell’accordo a:

  • Ufficiali federali, statali, o cittadini, oppure
  • Avvocati,

in presenza di una delle seguenti due circostanze:

  • Al fine di segnalare una presunta violazione di norme di legge (<<solely for the purpose of reporting or investigating a suspected violation of law>>), oppure
  • Se il segreto industriale viene rivelato in una citazione o altro atto depositato in un procedimento instaurato dinnanzi a un giudice, se tale deposito è fatto “under seal” (<<if the trade secret is disclosed in a complaint or other document filed in a lawsuit or other proceeding if such filing is made under seal>>)[1].

Gli accordi rinnovati o sottoscritti in seguito all’implementazione del DTSA devono necessariamente essere aggiornati secondo le disposizioni di cui sopra, prima di essere fatti firmare da nuovi dipendenti o altre terze parti. Qualora tale aggiornamento dovesse venire a mancare, non sarà possibile ottenere i vantaggi stabiliti dal DTSA, specie in materia di danni risarcibili per violazione del segreto industriale.

 

 

[1] Negli Stati Uniti, con “filing under seal” ci si riferisce a una procedura di deposito di documenti processuali che permette a determinate informazioni confidenziali di non essere inserite in un pubblico registro (“public record”).